ICT-Recht

Google heeft geprobeerd om een gemeenschapsmerk te verkrijgen voor zijn e-maildienst Gmail. Ondernemingen met een werkgebied dat zich uitstrekt over een groot aantal lidstaten van de EG, kunnen met een enkele inschrijving een enkelvoudig merkrecht verkrijgen dat gelding heeft in de gehele Gemeenschap. Deze procedure is minder kostbaar dan de inschrijving van vele nationale merken. Het gemeenschapsmerk is geregeld bij Europese Verordening (40/940) en wordt uitgevoerd door het ‘Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)’.Al in 2000 schreef Daniel Giersch in Duitsland het merk ‘G-mail‘ in. In 2005 stelde hij dan ook oppositie in tegen de inschrijving van het gemeenschapsmerk ‘Gmail’ door Google. Giersch biedt een dienst aan waarmee gebruikers elektronische bestanden en berichten via een centraal e-mail systeem kunnen versturen. Op 23 januari 2007 deed de ‘Opposition Division’ van het bovengenoemde bureau uitspraak. De divisie steunde de oppositie en overwoog dat zowel Giersch als Google het merk voor soortgelijke diensten gebruiken. Hoewel het element ‘mail’ in het merk weinig onderscheidend en vooral beschrijvend is, zorgt de toevoeging van de ‘G’ wel voor voldoende onderscheidend vermogen. Bovenal bestaat er een verwarringsgevaar bij het publiek omdat de merken te veel op elkaar lijken.

Google stelt beroep in

In beroep voerde Google aan dat de kleuren en de slagzin (“…und die Post geht richtig ab”) die Giersch gebruikte onvoldoende in de procedure waren betrokken. Volgens Google leverden de kleuren en de bijbehorende slagzin voldoende verschil op tussen de merken van Google en Giersch. Ook heeft Giersch het merk maar kort gebruikt omdat de exploitatie van zijn dienst faalde. Tot slot wijst Google er nog op dat Giersch een streepje (‘-’) tussen de elementen ‘G’ en ‘mail’ gebruikt waar Google ‘G’ en ‘mail’ zonder streepje aaneenschakelt. Vooral omdat het woord ‘mail’ geen onderscheidend vermogen heeft, moet aan dit verschil meer waarde worden gehecht.

Beoordeling van het beroep

In beroep oordeelt het ‘Second Board of Appeal’ naar het Puma/Sabèl-arrest als volgt.

“The likelihood of confusion must be determined by means of a global appraisal of the visual, phonetic and conceptual similarity of the marks, on the basis of the overall impression given by the marks, bearing in mind in particular their distinctive and dominant components.”

Het Second Board of Appeal hecht veel waarde aan de tekstuele gelijkenis van de merken. Het kleurgebruik en de slagzin spelen een ondergeschikte rol. Er wordt in het bijzonder met betrekking tot de slagzin opgemerkt dat de tekst ‘G-mail’ veel groter wordt weergegeven dan de slagzin, de tekst ‘G-mail’ is een echte eyecatcher. Alles overwegend oordeelt het Second Board of Appeal dan ook dat het Duitse publiek de merken kan verwarren, of denken dat de diensten aan elkaar zijn verbonden. Het beroep wordt verworpen.

De toekomst van het ‘Gmail’-merk in Europa

Het is nog onduidelijk of Google in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Als ook het Hof van Justitie in het voordeel van Giersch oordeelt, zal Google een ander merk moeten verzinnen om met succes een gemeenschapsmerk te verkrijgen. Een mogelijk alternatief is het starten van allerlei nationale inschrijvingsprocedures, uiteraard met uitzondering van de Duitse procedure. In België, Nederland en Luxemburg heeft die inschrijving al plaatsgevonden. Ook kan Google gebruik maken van zijn alternatieve “Google mail”-merk.