Kunst

Gzzglz.com is een creatie van de Franse kunstenaar ZEVS. In een interview met ZEVS valt te lezen waarop hij doelt met zijn kunstwerken:

“Visual kidnapping is like entering an interactive game: If the brand on the billboard kidnaps the attention of the public with the purpose of consumer demand, I reverse the situation and I kidnap the model on the poster and I demand a ransom of 500,000€ from the brand. [...] Of course, there is a graffiti aesthetic to my art but I primarily play with the visual effect. I use the original colours and re-paint the logo with excess. By pouring paint over them, the logo dissolves in front of the viewer’s eyes, drawing attention to, and visually disturbing the recognisable and omnipresent trademark. By doing so, I try to investigate the logo’s visual power. It’s a simple gesture, just as in Aikido when you reverse the power and change the flow of energy. [...] In fact my approach is not guided by a political project. It is rather the visual aspect of the landscape of our cities that interests me. Because of my experience with graffiti, I’m interested in advertising, signs and slogans, everyday objects, lighting in public spaces. I work freely in the city to form my ideas and the political side naturally becomes part of my work. My ideas are not extreme like anti-advertising or anti anti-advertising!”

Google

Google zal niet geheel gecharmeerd zijn van deze website. Zo deed Gzzglz.com mij in eerste instantie wat anti-globalistisch of anti-Amerikaans-imperialistisch aan. Als Google juridische stappen zou ondernemen, zou het hoogstwaarschijnlijk om een vraag van merkenrecht gaan. Aan de ene kant in de ring bevindt zich dan het merkenrecht, aan de andere kant de vrije meningsuiting. Naar huidig streng merkenrecht zal de laatste waarschijnlijk het onderspit delven. Jammer, want het gebruik van wereldwijd bekende merken in kunst- en meningsuitingen kan belangrijke maatschappelijke kritiek opleveren. Maar zo ver is het nog niet, zal Google ingrijpen?

Unicaresoft en Carola Eppink ontwikkelden ‘MSNLock’ om de “de dagelijkse discussie en ruzies over het eindeloze internetgebruik van de kinderen” te voorkomen. Op aandringen van Microsoft werd de naam van de software veranderd in ‘Benzoy’. Overigens bezit Unicaresoft niet alleen ‘msnlock.NL’, ook ‘msnlock.COM‘ is in handen van Unicaresoft. Op ‘msnlock.COM’ wordt nog een website ontwikkeld voor MSNlock. Unicaresoft bezit daarnaast nog vele andere domeinnamen: ‘msnlock.INFO’, ‘msnlock.ORG’, ‘msnlock.NET’, msnlock.BE’ en ‘msnlock.EU’.

De vordering van Microsoft

Microsoft vorderde primair om Unicaresoft te bevelen zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de MSN merkrechten van Microsoft in de Benelux en de Europese Gemeenschap, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van het teken MSNlock, en inclusief maar niet beperkt tot, iedere overdracht, koop, verkoop, registratie, voortgezette registratie of gebruik van het MSN merk van Microsoft, het teken MSNlock of daarmee overeenstemmende tekens als (deel van) een domeinnaam.

De rechter oordeelt dat Unicaresoft niet heeft kunnen aantonen dat “msn’en” een generieke aanduiding is voor chatten en dat het merk ‘MSN’ is verworden tot een soortnaam. Er wordt een vergelijking gemaakt met Hyves waarop eveneens gechat kan worden, het gebruik van “msn’en” voor chatten op Hyves ligt volgens de rechter niet in de rede.

Unicaresoft voerde aan dat het merk ‘MSN’ weinig onderscheidend vermogen bezit, ‘MSN’ is daarom geen merk of slechts een zeer zwak merk. Tevens kan er volgens Unicaresoft geen verwarring ontstaan bij het publiek waardoor de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen Microsoft en Unicaresoft. De rechter oordeelt dat ‘MSN’ niet is verworden tot een soortnaam, daarnaast heeft Unicaresoft zelf erkend dat ‘MSN’ een bekend merk is. Volgens de rechter bestaat het gevaar dat het publiek zal denken dat het product van Unicaresoft afkomstig is van Microsoft. Benzoy is immers complementair aan producten die door Microsoft worden aangeboden. Ook Microsoft biedt ‘parental care’-software aan. In beginsel maakt Unicaresoft dan ook inbreuk op het Microsoft merk ‘MSN’.

Uitzonderingen

Om het publiek te informeren mag, wanneer dit het enige beschikbare middel is, het merk ‘MSN’ worden gebruikt om aan te geven dat Benzoy is bestemd om samen te kunnen werken met het product van Microsoft (naar de uitspraak van het HvJEG: Gilette/LA). Benzoy is daarentegen bestemd om samen te werken met tal van andere programma’s. Unicaresoft heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken dat het gebruik van de domeinnamen het enige middel is om Benzoy in de markt te zetten.

Misbruik van recht

Unicaresoft stelt dat Microsoft zijn recht misbruikt omdat het allerlei andere domeinnamen ongemoeid laat. Unicaresoft voelt zich gediscrimineerd. De rechter geeft aan dat Microsoft niet verplicht is op te treden tegen merkinbreuken, Microsoft mag zelf een afweging maken. In de regel treedt Microsoft dan ook op tegen merkinbreuken. Daarnaast staat vast dat Microsoft schade lijdt door het gebruik van zijn merk door Unicaresoft. Het gebruik van het merk door Unicaresoft leidt tot minder exposure en minder advertentie-inkomsten.

Slotsom

De vordering van Microsoft wordt toegewezen. Unicaresoft maakt inbreuk op het merk van Microsoft. Unicaresoft mag de domeinnamen niet langer gebruiken en moet deze overdragen aan Microsoft. Hoewel er in de media steeds vaak werd gesproken van de bezorgde moeder die opkomt tegen Goliath, dient de arme moeder niet te worden vereenzelvigd met de zakelijke onderneming Unicaresoft. Unicaresoft zal dus gewoon de gevorderde proceskosten moeten betalen.

Van Dale-hoofdredacteur Ton van Boon meent dat “msn’en” gemeengoed is geworden en nam het zodoende op in het woordenboek. Van Dale zal de definitie niet aanpassen. Wel zal Van Dale volgens redacteur Theo de Boer in het woordenboek aangeven dat het om een merknaam gaat.

“Met de aanduiding als merknaam in het woordenboek wordt voorkomen dat concurrerende makers van jaloezieën het woord voor hun eigen producten gaan gebruiken. De redacteur zegt dat het werkwoord msn’en sinds 2005 in de woordenboeken van Van Dale is opgenomen en bij de volgende editie een copyrightaanduiding krijgt.”

Met de “copyrightaanduiding” zal wel worden gedoeld op een merkaanduiding. ‘Copyright’ is het Engelse begrip voor auteursrecht, niet merkenrecht.

Merknamen in woordenboeken van Van Dale

Van Dale heeft op zijn website een pagina gewijd aan het gebruik van merken in zijn woordenboeken.

“Het feit dat een merknaam is opgenomen in een woordenboek kan dus nooit een reden zijn om aan te nemen dat er op die naam niet langer rechten zouden gelden.”

Van Dale biedt ook een lijst van alle merknamen die voorkomen in Van Dale woordenboeken. Voorbeelden zijn: ‘Biogarde’, ‘Girobank’ en ‘Lego’. Ook wordt ‘Google’ genoemd, deze merknaam verschijnt in woorden als ‘googelen, googlebom, googlificatie, googlemoslim, ontgoogelen’. MSN zal naar alle waarschijnlijk ook op de lijst worden opgenomen. Rest nog één vraag, wat is een ‘googlemoslim’?

Het merkrecht biedt Microsoft de bevoegdheid om met uitsluiting van anderen het merk ‘MSN’ te gebruiken ter onderscheiding van Microsoft’s diensten. In beginsel kan Microsoft het gebruik van ‘MSN’ door Unicaresoft dus verbieden. Het element ‘MSN’ in ‘MSNLock’ is een verwijzing naar de Instant Messaging-dienst van Microsoft. Gebruik van ‘MSN’ in ‘MSNLock’ kan er toe leiden dat er bij het publiek verwarring ontstaat, mogelijk wordt de Unicaresoft software door het publiek met Microsoft geassocieerd. Daarnaast wordt er mogelijk ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie van het MSN-merk.

Het verweer van Unicaresoft

In het NRC valt te lezen dat Unicaresoft aanvoert dat ‘msn’en’ een algemeen begrip is. Het staat synoniem voor ‘chatten’. Volgens de Grote Van Dale betekent ‘msn’en’ het versturen van berichten via een messenger. Unicaresoft beroept zich op de verwording tot een soortnaam van het merk ‘MSN’, ook wel uitburgering genoemd. Indien de verwording tot soortnaam Microsoft kan worden aangerekend, kan het merkrecht vervallen worden verklaard. Een belangrijke factor is de wijze waarop Microsoft het begrip ‘MSN’ gebruikt: als soortnaam of als woord ter onderscheiding van zijn chatdienst. Ook kan Microsoft de verwording tot soortnaam tegengaan door uitdrukkelijk met zijn merk te adverteren (“Asperine, een merk van Bayer”).

Wanneer een blik wordt geworpen op de website van Benzoy, valt mij het volgende op. Ten eerste worden de begrippen ‘chatten’ en ‘msn’en’ gebruikt alsof ze uitwisselbaar zijn. Een voorbeeld:

“Bescherm je kind tegen een overmatig en extreem Surfgedrag en het verspillen van teveel kostbare tijd aan chatten. Geef een oplossing om deze waardevolle tijd optimaal te benutten en de juiste balans te vinden tussen surfen, Chatten/MSN-en en andere belangrijke(re) activiteiten.”

Bij de productomschrijving van Benzoy kom ik de volgende zin tegen:

“Duidelijke rapportages* voor het gebruik van MSN, andere chatprogramma’s en Internet.”

In dit verband wordt ‘MSN’ gebruikt als species van ‘chatprogramma’. Een ander voorbeeld:

“Het razend populaire instant messaging-programma Windows Live Messenger (voorheen MSN Messenger) verschilt van chatten in een open chatbox, omdat je toestemming moet krijgen om met een bepaalde persoon te mogen chatten. Je geeft namelijk zelf die toestemming. Dat maakt chatten via MSN misschien minder riskant, maar de chatter moet dan wel de veiligheid ter harte nemen.”

Op diezelfde pagina wordt het begrip ‘MSN’ uitgelegd:

“Een ander woord voor Messenger. MSN-en betekend een bericht versturen via een messenger.”

Hadden ze bij Unicaresoft nu ook maar in de Grote Van Dale gekeken. Het Van Dale onlinewoordenboek definieert ‘MSN’ namelijk als “verzamelnaam van een reeks internetdiensten van het bedrijf Microsoft, m.n. van een programma om te chatten”. Hoewel Unicaresoft aanvoert dat ‘msn’en’ als een gewoon Nederlands werkwoord moeten worden beschouwd, heeft Unicaresoft die gedachte niet consequent doorgevoerd op hun eigen website. Daar komt bij dat het wat de domeinnaam betreft gaat om het gebruik van het begrip ‘MSN’, niet om ‘msn’en’.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in het kortgeding. Unicaresoft heeft Microsoft al een lange lijst gepresenteerd van andere domeinnamen die Microsoft met rust heeft gelaten.

Google stelt beroep in

In beroep voerde Google aan dat de kleuren en de slagzin (“…und die Post geht richtig ab”) die Giersch gebruikte onvoldoende in de procedure waren betrokken. Volgens Google leverden de kleuren en de bijbehorende slagzin voldoende verschil op tussen de merken van Google en Giersch. Ook heeft Giersch het merk maar kort gebruikt omdat de exploitatie van zijn dienst faalde. Tot slot wijst Google er nog op dat Giersch een streepje (‘-’) tussen de elementen ‘G’ en ‘mail’ gebruikt waar Google ‘G’ en ‘mail’ zonder streepje aaneenschakelt. Vooral omdat het woord ‘mail’ geen onderscheidend vermogen heeft, moet aan dit verschil meer waarde worden gehecht.

Beoordeling van het beroep

In beroep oordeelt het ‘Second Board of Appeal’ naar het Puma/Sabèl-arrest als volgt.

“The likelihood of confusion must be determined by means of a global appraisal of the visual, phonetic and conceptual similarity of the marks, on the basis of the overall impression given by the marks, bearing in mind in particular their distinctive and dominant components.”

Het Second Board of Appeal hecht veel waarde aan de tekstuele gelijkenis van de merken. Het kleurgebruik en de slagzin spelen een ondergeschikte rol. Er wordt in het bijzonder met betrekking tot de slagzin opgemerkt dat de tekst ‘G-mail’ veel groter wordt weergegeven dan de slagzin, de tekst ‘G-mail’ is een echte eyecatcher. Alles overwegend oordeelt het Second Board of Appeal dan ook dat het Duitse publiek de merken kan verwarren, of denken dat de diensten aan elkaar zijn verbonden. Het beroep wordt verworpen.

De toekomst van het ‘Gmail’-merk in Europa

Het is nog onduidelijk of Google in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Als ook het Hof van Justitie in het voordeel van Giersch oordeelt, zal Google een ander merk moeten verzinnen om met succes een gemeenschapsmerk te verkrijgen. Een mogelijk alternatief is het starten van allerlei nationale inschrijvingsprocedures, uiteraard met uitzondering van de Duitse procedure. In België, Nederland en Luxemburg heeft die inschrijving al plaatsgevonden. Ook kan Google gebruik maken van zijn alternatieve “Google mail”-merk.